Te vaak veronachtzaamd bij fusies/overnames

Bij overnames is het intellectuele eigendom van de over te nemen onderneming een belangrijk onderdeel dat aandacht verdient. Onder het intellectuele eigendom vallen bijvoorbeeld merkenrechten, octrooien, modellenrechten en auteursrechten. Dit intellectuele kapitaal is in veel gevallen het belangrijkste bezit van een onderneming, en vertegenwoordigt een aanzienlijk deel van haar waarde. Het is daarom van belang om het intellectuele eigendom van een onderneming in kaart te brengen om de risico’s te beperken en verrassingen achteraf te voorkomen.

Due diligence onderzoek

Een belangrijk onderdeel van het overnameproces is de due diligence. De due diligence betreft een onderzoek naar een over te nemen onderneming (de target), dat zich onder andere richt op juridische, financiële en organisatorische aspecten. Een dergelijk onderzoek is voor zowel koper als verkoper van belang, omdat hiermee voorafgaand aan de verkoop eventuele problemen en risico’s kunnen worden gesignaleerd. De risico’s naar aanleiding van de bevindingen kunnen worden verholpen of kunnen via contractuele afspraken worden bijgesteld.

Aandachtspunten met betrekking tot intellectueel eigendom

Ten aanzien van intellectuele eigendomsrechten kan een aantal vragen opspelen, waar in het due diligence onderzoek naar moet worden gedaan. Welke intellectuele eigendomsrechten zijn aanwezig bij de target: auteursrechten, merkenrechten of bijvoorbeeld bedrijfsgeheimen? En wie is de rechthebbende van deze intellectuele eigendomsrechten: de target, een werknemer of een derde? Zijn de intellectuele eigendomsrechten geldig, en zo ja, hoe lang nog? Zijn er procedures aanhangig? Kunnen eventueel aanwezige licenties zonder problemen worden overgenomen?

Moeilijkheden met betrekking tot intellectueel eigendom

Diverse intellectuele eigendomsrechten, zoals merkenrechten, worden pas verleend na inschrijving in een daartoe bestemd register. Met betrekking tot merken kunnen de registers worden geraadpleegd om te bepalen of het merk is geregistreerd en aan wie het merk toekomt. Ook als een merk is geregistreerd, kan het in bepaalde gevallen ongeldig zijn, bijvoorbeeld als het zich onvoldoende onderscheidt van bestaande merken.

Op bijvoorbeeld teksten, foto’s en tekeningen, kan een auteursrecht rusten. Omdat werken, zoals teksten, foto’s en dergelijke niet ingeschreven hoeven te worden in een register om daarop een auteursrecht te krijgen, is het, in tegenstelling tot merken, minder eenvoudig om vast te stellen welke werken auteursrechtelijk beschermd zijn, en aan wie dit auteursrecht toekomt. Afhankelijk van de omstandigheden van het geval kunnen de auteursrechten namelijk toekomen aan target, een werknemer of een derde partij. Een specialist zal deze rechten daarom in kaart moeten brengen, en moeten vaststellen wie daarop de rechthebbende is, zodat deze kunnen worden overgedragen.

Op uitvindingen kunnen octrooien rusten. Indien target een octrooi heeft op een uitvinding, dan is het in het kader van de overname van belang om te controleren of dit octrooi geldig is. Zo moet worden bepaald of het de uitvinding op de juiste wijze is geregistreerd, en of deze voldoet aan de wettelijke vereisten om een geldig octrooirecht te verkrijgen. Als na overname blijkt dat het octrooirecht niet geldig is, bijvoorbeeld omdat de uitvinding is gekopieerd van een ander onderneming, dan kan dit de waarde van de onderneming aanzienlijk verminderen.

Advies

Heeft u te maken met een fusie of overname, als kopende dan wel verkopende partij, en wilt u meer weten over intellectuele eigendomsrechten, neem dan contact op met één van onze specialisten.